最高裁第二小法廷 マキサカルシトール事件(平成28(受)1242)
平成29年3月24日 最高裁第二小法廷
マキサカルシトール事件（平成28(受)1242）（原審：知財高裁大合議 平成28年3月25日判決 平成27年(ネ)第10014号）
本事件は、均等論の第５要件の「特段の事情」に該当するか否かについて争われた事件です。なお、均等論の第１要件～第５要件は、以下のとおりです。対象製品等が特許発明の均等物であるは判断されるためには、第１要件～第５要件を満たす必要があります。
●対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
●異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。
●異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。
●対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
●対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。
本事件では、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合に、このことが、第５要件の特段の事情に該当するか否かが判断されました。最高裁は、それだけでは特段の事情に該当しないと判示しました。
本事件の最高裁の判断は、以下の通りです。
特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、当該出願人において，対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。
容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで，特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると，先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる。
一方、明細書の開示を受ける第三者は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができる。
そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。
ただし、上記の場合であっても，出願人が，特許出願時に，その特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存する。
